Varumärke i domännamn
Ur Lov&Data nr 66 (juni 2001) s. 20-21.
Ett företag som utnyttjat en webbplats med adressen "www.volvo-tuning.com" för marknadsföring av sina tillbehör och reservdelar till bilar tillverkade av Volvo PV har ansetts använda varumärket VOLVO i varumärkeslagens mening. Användningen har inte ansetts tillåten enligt reglerna om reservdelar etc. eller om konsumtion. Företaget har bland annat ålagts att avregistrera domännamnet (Stenungsunds tingsrätt, dom 2001-01-17, mål nr. T 202-00).
Bakgrund
Volvo Personvagnar AB (Volvo PV) är bland annat innehavare av licens till varumärket VOLVO, som kännetecken på de varor och tjänster som Volvo PV tillhandahåller. Endast av Volvo PV auktoriserade återförsäljare ges rätt att använda varumärket för varor och tjänster och då endast under förutsättning att det sker på ett av Volvo PV angivet sätt.
Scandinavian Car Tuning HB (SCT), som inte är auktoriserad återförsäljare, använde domännamnet "volvo-tuning.com" för att marknadsföra sina tillbehör och reservdelar (t.ex. trimsatser, sportavgassystem och högprestandadäck) avsedda för bilar tillverkade av Volvo PV.
Volvo PV väckte talan mot SCT och yrkade bland annat att SCT skulle förbjudas att använda varumärket VOLVO – ensamt eller tillsammans med ordet "tuning" eller annat tillägg – som huvuddomän i Internetadress för webbplats på vilken försäljning eller service hänförlig till personbilar marknadsfördes. Vidare yrkades att SCT skulle föreläggas att omedelbart efter lagakraftvunnen dom avregistrera eller ändra sitt domännamn "volvo-tuning.com" så att VOLVO ej längre utgjorde en del därav.
I målet fanns även andra yrkanden och grunder. I detta referat behandlas endast de delar av målet som är av särskilt intresse för Lov&Datas läsare.
Tingsrättens bedömning
Stenungsunds tingsrätt (dom 2001-01-17, mål nr. T 202-00) anförde inledningsvis att "en näringsidkare som marknadsför sina varor och tjänster på Internet med bruk av ett domännamn innehållande ett varumärke använder detta märke." Eftersom SCT sysslade med tuning av Volvobilar ansåg tingrätten att bolaget fick informerar härom, även om detta innebar att varumärket VOLVO användes. Tingsrätten hänvisade härvid till EG-domstolens tolkning av varumärkesdirektivet i BMW-målet (C-63/97). I det aktuella fallet menade domstolen emellertid att användningen inte skett i överensstämmelse med god affärssed.
Till stöd för denna slutsats anfördes bland annat att SCTs användning av varumärket kunde ge sken av att Volvo PV medgett användningen eller att det fanns annat kommersiellt samband mellan Volvo PV och SCT. (Hänvisning till danska Sö- og Handelsrettens dom i målet V-0049-99, se Lov&Data nr. 63 s. 20.)
Den omständighet att det på webbsidan fanns s.k. disclaimers som angav att varumärket endast användes i referenssyfte saknade betydelse, eftersom prövningen gällde själva domännamnet och disclaimer saknades i detta.
EG-domstolens tolkning av den varumärkesrättsliga konsumtionsregeln i Dior-målet (C-337/95) innebar att innehavaren av ett varumärke inte kan motsätta sig att en återförsäljare, i enlighet med de sätt att göra reklam som är vedertagna i hans bransch, använder varumärket för fortsatt marknadsföring, såvida det inte visas att användningen av varumärket, på grund av särskilda omständigheter i det enskilda fallet, allvarligt skadar varumärkets anseende. Angående denna regels tillämpning i det aktuella fallet anförde tingsrätten: "Som tingsrätten förstått det monterar SCT Volvo PV:s originaldelar försedda med varumärket VOLVO i kundernas bilar och säljer på så sätt som återförsäljare delarna vidare med användande av varumärket. Härvid anses att rätten till varumärket konsumerats redan genom att Volvo PV fört ut delarna på den gemensamma marknaden. Målet gäller emellertid inte om Volvo PV kan förhindra sådan användning utan om bolaget kan förhindra SCT:s bruk av varumärket som domännamn. Den angivna konsumtionsregeln kan därför inte innebära stöd för SCT:s användning av domännamnet."
När det gällde yrkandet om avregistrering av domännamnet konstaterade tingsrätten att inget torde hindra att SCT söker och erhåller avregistrering och att det därför saknades lagligt hinder för tingsrätten att bifalla ett sådant yrkande om avregistrering.
Domen har vunnit laga kraft.
Kommentar
Tingsrättens bedömning att den som använder ett domännamn, som innehåller ett kännetecken, därmed använder kännetecknet i känneteckenslagstiftningens mening framstår i det aktuella fallet som rimlig. Själva registreringen av ett domännamn torde däremot som utgångspunkten inte anses utgöra en känneteckensrättslig användning. Därmed kan ifrågasättas om tingrättens föreläggande att avregistrera namnet verkligen är ett föreläggande om att upphöra med ett intrång (jfr. 37 a § varumärkeslagen).
Tingsrättens tolkning av vad som utgör god affärssed på området tycks innebära att utrymmet för användning av annan kännetecken i sitt domännamn är mycket begränsat (eller helt obefintligt). Även om den tolkning av Dior-målet som görs knappast är riktig, kan man komma till slutsatsen att konsumtionsregeln inte är tillämplig om man menar att denna typ av marknadsföring inte är vedertagen i branschen eller att den allvarligt skadar varumärkets anseende. När domännamnet, som i det aktuella fallet, i praktiken används som kännetecken för hela företagets verksamhet torde en sådan restriktiv hållning vara påkallad. Mot bakgrund av den relativt frikostiga praxis när det gäller användning av annans kännetecken, som EG-domstolen har utvecklat för att främja den inre marknaden, kan det emellertid inte uteslutas att det finns andra situationer då känneteckensinnehavaren måste acceptera att hans kännetecken används som en del av ett domännamn.
Daniel Westman
Institutet för rättsinformatik
Juridiska institutionen, Stockholms universitet